弁理士法人NSI国際特許事務所

令和５年（2023年）１０月５日知財高裁第２部判決
令和４年（行ケ）第１０１２５号　審決取消請求事件

原告：ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー
被告：ＡＧＣ株式会社

本件は、いわゆる除くクレームについて、無効審判において原告が行った訂正請求が訂正要件違反であるとした特許庁の判断が、裁判所において否定され、その訂正要件違反を基礎とした特許庁の無効審決が取り消された事件に関するものです。
最高裁HP：https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/409/092409_hanrei.pdf

［１］本事件の概要
（１－１）本件特許発明
本件特許は、特許第６５８５２３２号であって、発明の名称を「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン、２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」とする発明に関するものです。
訂正前と訂正後の請求項１は、下記の通りです。
（訂正前）「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」
（訂正後）「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」
（１－２）特許庁における手続経緯
被告は、令和２年９月１８日、本件特許（請求項の数７）について、無効審判請求をし、特許庁はこれを無効２０２０－８０００８２号事件として審理しました。
特許庁は、令和３年１０月１３日、審決の予告をし、原告は、令和４年１月１７日、訂正請求書を提出して、本件特許の特許請求の範囲を訂正することを求めましたが、特許庁は、同年８月１６日、本件訂正は認められないとした上で、「特許第６５８５２３２号の請求項１ないし７に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（本件審決)をしました。
（１－３）本件審決の理由の要点（本件訂正に関する部分）
本件明細書等中には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」の全てを含む組成物に関する記載として、表５（【表６】）の温度（℃）が「５００」の欄及び表６（【表７】）の時間が「３」の欄に、それぞれ、これらの成分の含有量（モルパーセント）を示したものが記載されている。
これらは、リアクタからの流出物の成分をオンラインＧＣＭＳを用いて分析したものであって、表５（【表６】）はリアクタの温度を変更した際の流出物の成分を示すものであり、表６（【表７】）は、リアクタの温度を５７５℃及び４００℃として、周期的に採取された流出物の成分を示すものである。これら２つのもの以外は、いずれも、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」を同時に全て含むリアクタからの流出物は示されていない。
そうすると、本件明細書等には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」の全てを含む組成物が、その他の多数の組成物と特段区別されることなく一体となって記載されているだけである。
また、本件明細書等には、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆ」、「ＨＦＣ－２５４ｅｂ」及び「ＨＦＣ－２４５ｃｂ」を同時に含む組成物については、裏付けをもって実質的に記載されているとは認められない。
本件訂正のような、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、訂正前の請求項１に係る発明（本件発明１）において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く対象」が存在しないとしても、訂正後の請求項１に係る発明（本件訂正発明１）には、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解される。
しかしながら、訂正前の請求項１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はなく、請求項１を引用する請求項２～７においても、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての規定はないし、本件明細書等にも、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載を見いだすことはできず、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」が含まれているかどうかは判然としない。さらに、本件明細書等に記載されたいずれかの反応生成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含有されるものであるという技術常識も存在しない。
ましてや、本件明細書等には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂについての記載がないのであるから、その含有量については不明としかいうほかない。すなわち、本件発明１が「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂ」を含むことは想定されていないというべきである。
そうすると、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできない。
以上のとおり、訂正事項１は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項との関係において新たな技術的事項を導入するものであって、新規事項を追加するものに該当し、特許法１３４条の２第９項において準用する同法１２６条５項の規定に違反する。

［２］裁判所の判断
裁判所は、下記のように判示し、本件訂正は違法でないと判断され、違法との判断の下で下された特許庁の無効審決も取り消しました。
＜本件訂正の適否＞
（１）特許請求の範囲等の訂正は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしなければならないところ（特許法１３４条の２第９項、１２６条５項）、これは、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにしたものと解され、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは、当業者によって、明細書、特許請求の範囲又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項（以下、単に「当初技術的事項」という。）を意味すると解するのが相当であり、訂正が、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
（２）本件についてみると、次のとおり、本件訂正は、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」されたものと認められる。
ア　本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物。」というものであって、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含むことは明らかであり、文言上、これらの化合物を含む限り、それ以外のいかなる物質を含む組成物も当該特許請求の範囲に含まれ得るものと解される。
本件明細書等には、「出願人は、１２３４ｙｆ等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に、特定の追加の化合物が少量で存在することを見出した。」（【０００３】）、「本発明によれば、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＯ－１２３４ｚｅ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＣ－２４４ｄｂ、ＨＦＣ－２４５ｃｂ、ＨＦＣ－２４５ｆａ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＯ－１２３３ｚｄ、ＨＣＦＣ－２５３ｆｂ、ＨＣＦＣ－２３４ａｂ、ＨＣＦＣ－２４３ｆａ、エチレン、ＨＦＣ－２３、ＣＦＣ－１３、ＨＦＣ－１４３ａ、ＨＦＣ－１５２ａ、ＨＦＯ－１２４３ｚｆ、ＨＦＣ－２３６ｆａ、ＨＣＯ－１１３０、ＨＣＯ－１１３０ａ、ＨＦＯ－１３３６、ＨＣＦＣ－１３３ａ、ＨＣＦＣ－２５４ｆｂ、ＨＣＦＣ－１１３１、ＨＦＣ－１１４１、ＨＣＦＯ－１２４２ｚｆ、ＨＣＦＯ－１２２３ｘｄ、ＨＣＦＣ－２３３ａｂ、ＨＣＦＣ－２２６ｂａおよびＨＦＣ－２２７ｃａからなる群から選択される少なくとも１つの追加の化合物とを含む組成物が提供される。組成物は、少なくとも１つの追加の化合物の約１重量パーセント未満を含有する。」（【０００４】）、「一実施形態において、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量は、ゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲である。」（【００１２】）との記載があり、これらの記載からすると、本件明細書等には、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること及び②ＨＦＯ－１２３４ｙｆを含む組成物中の追加の化合物の合計量がゼロ重量パーセントを超え、１重量パーセント未満までの範囲であることが記載されているといえる。
また、本件明細書等の【００１３】、【００１６】、【００１９】、【００２２】、【００３０】、【図１】の記載を総合すると、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているといえる。
イ　本件における当初技術的事項の内容は、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製するに当たり、副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が追加の化合物として少量存在し得ること、及び、本件発明１については、追加の化合物として、少なくとも、ＨＦＣ－２５４ｅｂとＨＦＣ－２４５ｃｂが含まれることであると認められる。
他方、本件明細書等には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において、ＨＦＣ－２５４ｅｂ及びＨＦＣ－２４５ｃｂ並びにその余の化合物が含まれる組成物についての記載はあるものの（【表６】表５、【表７】表６）、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載はなく、また、本件明細書等の記載から、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程においてＨＣＦＣ－２２５ｃｂが副生成物として生じたり、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが不純物として含まれたりするなどして、組成物にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれることが当業者にとって自明であると認めることはできないから、当業者は、本件明細書等のすべての記載を総合することによっても、本件発明１にＨＣＦＣ－２２５ｃｂが含まれるとの技術的事項を導くことはできない。
ウ　そして、本件訂正発明１は「ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂと、を含む組成物（ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く）。」というものであって、本件訂正によって、本件発明１から、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が除外されたものであるが、本件訂正により、本件明細書等に記載された本件発明１に関する技術的事項に何らかの変更を生じさせているとはいえないから、本件訂正は、本件明細書等に開示された技術的事項に新たな技術的事項を付加したものではない。
エ　本件審決は、いわゆる「除くクレーム」に数値範囲の限定を伴う訂正が新規事項を追加しないものであるというためには、「除く」対象が存在すること、すなわち、本件発明１において、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているといえるか、または、「除く」対象が存在しないとしても、本件訂正発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれることが明示されることになるから、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているといえる必要があると解した上、本件では、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物」が含まれているということはできないし、本件発明１に「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物」が含まれているということもできないから、本件訂正は新たな技術的事項を導入するものであると判断した。
そこで検討するに、本件明細書等にはＨＣＦＣ－２２５ｃｂに係る記載は全くないものの、本件発明１に係る特許請求の範囲の記載は、その文言上、ＨＦＯ－１２３４ｙｆと、ＨＦＣ－２５４ｅｂと、ＨＦＣ－２４５ｃｂを含む限り、それ以外のいかなる物質をも含み得る組成物を意味するものと解されるものである。そして、本件訂正により、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物を除く」と特定されたことをもって、本件訂正発明１には、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％以上で含有する組成物が含まれないことが明示されたということはできるものの、本件訂正発明１が、ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを１重量％未満で含有する組成物であることが明示されたということはできない。
オ　したがって、本件訂正は、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものというべきである。
（３）被告は、本件訂正は、甲４発明と同一である部分を除外する訂正とはいえず、除くクレームによって「特許出願に係る発明のうち先願発明と同一である部分を除外する訂正」になっていないから認められないと主張する。
しかしながら、特許法１３４条の２第１項に基づき特許請求の範囲を訂正するときは、願書に添付した明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内でしなければならず、実質上、特許請求の範囲を拡張し、変更するものであってはならないとされている（同条９項、同法１２６条５項及び６項）が、それ以上に先願発明と同一である部分のみを除外することや、当該特許出願前に公知であった先行技術と同一である部分のみを除外することは要件とされていない。そして、訂正が、「明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」行われた場合、すなわち、当初技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該訂正によって第三者に不測の損害をおよぼすとは考え難いから、同項に規定する訂正要件の解釈として、被告が主張するような要件を加重することは相当ではないというべきである。
また、被告は、除くクレームの形式で自由に訂正発明の内容を規定することは許されない旨主張しているところ、本件訂正は、甲４による新規性欠如及び進歩性欠如の無効理由がある旨の審決の予告を受けてされた訂正であるが、甲４には、甲４発明が記載されているのみならず、「ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含むハロカーボン混合物から、・・ヒドロフルオロカーボンを直接的に調製する有利な方法に関する。・・この方法は相当量の該ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを他の化合物へ転化することなく行われる。」（【００１２】）、「本発明による好ましい混合物とは、化合物ＨＣＦＣ－２２５ｃｂを含む混合物である。他の好ましい態様において、混合物は本質的に約１～約９９重量パーセントのＨＣＦＣ－２２５ｃｂ・・とから成る」（【００１５】）との記載があり、同各記載を踏まえると、本件訂正は、甲４に記載された発明と実質的に同一であると評価される蓋然性がある部分を除外しようとするものといえるから、本件訂正は先行技術である甲４に記載された発明とは無関係に、自由に訂正発明の内容を規定するものとはいえない。

［３］コメント
①本件は、いわゆる除くクレーム（一般的には、クレーム（請求項）の最後に括弧書きで「但し、●●を除く。」という構成が加えられたクレームを言う。）の可否が判断された事件に関するものです。
除くクレームは、先行発明と目的などが本件発明と異なるため、技術思想としては相違するが、先行発明と構成面で一部重複することから、外形的には新規性がないとされ特許性が否定される場合に、その構成の重複部分を除くことによって新規性を確保し、そもそも技術思想は本質的に異なるから、当該先行発明から容易に想到できず進歩性をも有しうるとして特許査定に導くためのクレームドラフティングの一つの手法（テクニック）と思います。限定列挙ないし内的付加や外的付加によっても先行発明との重複を解消することができると思いますが、除くクレームの方が余分な減縮を避けることができますので、通常、他の補正方法より広い権利を確保しうると思います。
問題は、一般的には、出願後に発見された先行発明との重複を解消するために行われる手法であるため、当初明細書等にはその除く事項に関する記載も示唆もないのが一般です。そのため、新規事項の追加の可能性があり、補正（訂正）要件違反と判断されるおそれがあります。しかし、実務的には当初技術的事項との関係において新たな技術的事項を導入するものではないとして、恐らく例外的に新規事項の追加でないとされ、補正（訂正）要件を満たすと判断されています。
実務においては、この除くクレームは大変重宝でき、補正（訂正）を考える場合、個人的にはこの除くクレームの可能性を検討することが多いと思います。
②除くクレームは、言わばイレギュラーな先行発明、出願時には不知であった先行発明と構成面で重複部分があり、基本的にはその重複部分を除くために行われる補正（訂正）方法と思われますから、少なくともその除く対象が本件発明（補正（訂正）前の請求項の発明）に含まれていることが必要であると思います。但し、その対象が実質的に開示されていなければならないかが問題であり、本事件ではその点が争われたと思います。
特許庁は、簡単に言えば、クレームや明細書等には除く対象が記載も示唆もされておらず、実質的に開示されていないから、本件発明に除く対象が含まれているとは言えないと判断し、裁判所は、除く対象が形式的にでも含まれるのであればよく、本件発明はオープンクレームで、クレームされている構成要素以外であっても、任意に含みうるから、除く対象は本件発明に含まれていると判断し、当該除くクレームを認めたと思います。
裁判所は、要するに、補正（訂正）要件の適否は手続的要件の一つとして、除く対象が明細書に実質的に開示されているか否かは無関係に、また当該事項を除くことで第三者に不測の不利益を与えないことを前提として、当該事項を除くことが新たな技術的事項を導入することにならないかのみを規範に判断すべきとしたと思われ、一方、特許庁は、補正（訂正）要件を、手続的要件であることを超えて、除く対象が明細書に実質的に開示されているかといった、より実体的なクレーム解釈に近い手法を持ち込んで判断したため、特許庁の判断は否定されたと思われます。
除くクレームは、クレームから構成要素を単に除くだけですから、通常、新たな技術的事項を導入することにはならないと思われます。しかし、例えば、マーカッシュクレームで表現された化合物群について、それに包含されるが明細書に具体的な開示のない特定の化合物を先行発明とは無関係に除くことは、新たな技術的事項を導入することになるかもしれません。化合物の集合体から具体的開示のない化合物を特定することになりますから、特定された当該化合物は新たな技術的事項であると思いますし、補正の遡及効により、出願当初から明細書に記載されていたことになって、当該特定化合物に関する後願の特許の成立に影響を与える可能性があり、そうすると、第三者に不測の不利益を与えかねないからです。
③「除くクレーム」は、それにより新たな技術的事項を導入するものであってはならないとの規範の下、その規範に反しない補正方法として日本では比較的広く認められていると思います。そのこともあって、単に先行発明とのイレギュラーな重複を解消し、新規性を獲得する場合のみならず、進歩性や記載要件の克服、またクレーム途上の構成要素を限定する際など色々な場合に、除くクレームは有効と思われます。
なお、諸外国についても日本と同様に除くクレームが認められるかというと、そういうわけではないことに留意が必要かと思います。特に中国は、欧米に比べ、今のところ除くクレームに厳しいように思います。欧米の場合はケースバイケースと思われますが、日本ほど広く認められていないように思います。
余談ながら、補正全般について、近年は、日米欧の中で日本が一番緩いかもしれません。

以上、ご参考になれば幸いです。